1.予想外の引例による予想外の拒絶!
米国出願において、予想外の引例により予想外の拒絶を受けることがありませんか? 例えば、米国審査官は、本発明を開示しているとは到底思えないような引例を挙げているなど。。。米国審査官は本発明の技術を理解できていないのではないかと出願人が憤る気持ちもわかります。しかし米国審査官は米国審査官なりの論理があります。
2.郷に入っては郷に従え
どうやら出願人と米国審査官とで認識の乖離があるようです。乖離の原因は少なくとも以下の2点と考えています(弊所見解)
■英語は日本語に比べて厳密な文章作法・文法を要求します
日本語は文章作法・文法にそれほどうるさくなく、主語・目的語を省略したり、雰囲気で読ませるような文体でも許容されます。英語はキッチリ記述しなければ理解してもらえません。
■米国審査では日本審査に比べてクレーム文言が広く解釈される傾向があります
日本審査は、クレーム文言の解釈に明細書・図面・技術常識を適用します。米国審査は、クレーム文言の解釈にBRI(Broadest Reasonable Interpretation)を適用します。
上記2点から、何が起きるか?
ただでさえ曖昧(ひいては必要な限定が無視されて広く解釈される)になりがちなクレームがBRIの適用を受けてより広く解釈されます。予定外に広く解釈されて予想外の引例で拒絶されるというパターン必至です。米国審査官に納得してもらうには、米国審査に適した英文クレームの作成を要します。
郷に入っては郷に従え、です。
3.だがしかし・・・
多くの出願人は、日本審査に適した和文クレームおよび明細書を作成し、これらを日本特許庁に出願します。出願人は、外国出願の直前(PCTの場合は国内移行の直前)に和文クレームを英訳して「英訳クレーム」を作成します。
ここでは、「英訳クレーム」は、和文クレームを一語一句英訳したものを指し、和文クレーム無しで最初から英語脳でドラフトした「英文クレーム」とは区別するものとします。
上述の通り、英語と日本語との言語の相違、米国審査と日本審査の審査文化の相違により、必ずしも「英訳クレーム」が米国審査に適しているとは限りません。しかし、和文クレームの英訳時に何かしらの問題に気づいたとしても、その時点で米国審査に適した「英文クレーム」に変更するには以下のような負担があります。
■発明概念を思い起こして変更後のクレーム文言が問題ないか確認する負担
■事業部や発明者にクレーム文言の変更の提案して承諾をもらう負担
知財担当者は日常業務に追われています。
とりあえず出願して問題を後回しにしたくなる気持ちも理解できます。ただし、1~2年後、上述のような予想外の引例による拒絶に真面目に対応しなければならないかもしれません。しかも、応答により不要な出願経過を作成してしまう恐れもあります。
4.日本出願時点で英文クレームを!
弁理士にとって、発明を最も理解しているのは日本出願の明細書を起草しているときです。この時点で英文クレームを起草してしまおうというのが日英クレーム平行ドラフティング・サービスです。
日本出願用の和文クレームは、英文クレームによりフィードバックをかけて、曖昧さを排除したものとします。
もちろん英文クレームは、「英訳クレーム」ではなく最初から英語脳で作成したクレームです。弊所は、米国特許事務所に勤務していた弁理士を擁しますので、このようなサービスを提供することができます。
5.日英クレーム平行ドラフティング
<特徴1>
日本出願時に英文クレームを起草して出願人にご提供
和文クレームは英文クレームのフィードバックにより改善
<特徴2>
原則追加費用無し(英文はクレーム1のみ)
ご要望に応じて有償で一部または全部の従属クレームも英文でご提供
日英クレーム平行ドラフティング・サービスにより、将来の外国出願およびその中間処理に要するコストを低減できると考えています。
6.お問合せ
上記サービスについて、具体的事例を含む30~45分程度のプレゼンテーションを用意しています。
オンラインまたは訪問により披露いたしますので、ご興味がありましたらお気軽にお問合せください。
担当:弁理士 川畑孝二
メールアドレス:koji.kawabata@ktsip.com