特許庁・大阪イノベーションハブ共催イベント登壇

2021年7月9日、弊所代表・川畑孝二が特許庁・大阪イノベーションハブ共催のオンラインセミナーに登壇しました。

セミナーでは、ITサービス、モノづくり、バイオをそれぞれ専門とする3名の弁理士が、技術分野別に、スタートアップ・ベンチャーが留意すべき知財戦略について紹介しました。

詳細は下記リンクから特許庁ウェブサイトをご覧ください。

ITサービス、モノづくり、バイオの知財戦略 スタートアップが押さえておきたいポイント by IP BASE in大阪

クライミングの世界では、初登者(最初にルートを登った人)は最大の賛辞を受けます。誰も成功したことのない、しかも、成功するかどうか分からないプロジェクトを成功させたことに対する称賛からです。

スタートアップは、新たなビジネス・アイデア、すなわち、誰も試したことのないプロジェクトに挑戦します。ビジネスの世界でも、最初に新たなビジネス・アイデアを想起してそのプロジェクトを成功させた者には、適切なリターンを得てもらいたいと思います。

しかし、ビジネスの世界は非情です。せっかくスタートアップが新たなビジネス領域を開拓しても、すぐに追随者が登場します。そのような追随者からスタートアップを守ることができるものの一つに知財保護があります。

弊所は知財保護の観点からスタートアップを支援します。

米国特許-特許適格性(3) 事例紹介

USPTO公表の仮想事例

審査官は、審査ガイドライン(MPEPを含む)に沿って審査をします。審査ガイドラインは、出願人に有利な事例をいくつも記載しています。以前米国事務所に勤務していたとき、同僚弁護士から、審査ガイドラインに記載された事例を利用して反論することをよく勧められたものです。

101条拒絶も例外ではありません。101条拒絶を克服するために、(1)審査ガイドラインからクレームに類似する特許適格事例を探し出し、あるいは、その事例に似るようにクレームを補正し、(2)クレームが特許適格事例に類似している事実を説明し、(3)その事実を理由に拒絶の撤回を求める、という応答手法をとることが有効でしょう。あるいは、出願当初から101条拒絶を回避できそうなクレームをドラフトしておくことが審査段階での応答コスト(人的・金銭的)の低減に有効です。

USPTOは、2019年の改訂ガイドライン(2019 PEG)以来、仮想事例37~46を公表しています。2019 PEG でステップ2AがProng 1 とProng 2に細分化されました。仮想事例37~46はこの細分化を反映していますので、まずはこれらを研究するとよいでしょう。

以下に、仮想事例37~46の各クレームが審査手順のどのステップで特許適格と判断されているのかをまとめてみました。

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米国特許-特許適格性(2)特許適格性判断の道程

前回の記事で、現行(最新)の判断基準の研究・理解は全ての技術分野で有益と述べました。まずは特許適格性がどのように判断されるのかを見てみたいと思います。下のフローチャートは特許適格性の判断手順を示しています(MPEP 2106から転載)。米国特許を扱っている実務者であれば、誰もが一度はご覧になっているでしょう。

特許適格性の判断手順は、ステップ1、ステップ2Aおよびステップ2Bを含みます。フローチャートには反映されていませんが、ステップ2Aは、2019年1月公表の改訂ガイドライン(2019 PEG)により、さらにProng 1およびProng 2に細分化されています。

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米国特許-特許適格性(1) 101条拒絶の減少

101条拒絶の件数動向

2014年のアリス判決直後、特許適格性の判断基準が漠然としていたため、どのようなクレーム表現が拒絶を受けるのか、どのように補正または反論すれば拒絶が解消するのか、いまひとつ把握できない期間が続きました。この時期、ある米国特許弁護士は、米国特許商標庁(USPTO)の審査官でさえ完全に把握していないだろうと述べていました。

USPTOは、2014年に特許適格性の暫定的な審査ガイドラインを公表し、その後、ほぼ毎年のように審査ガイドラインを改訂してきました。これらの改訂により、特許適格性の判断基準が次第に明確化され、審査結果の予測性が次第に向上してきました。特許適格性の判断基準の明確化が理由かどうかは不明ですが、特許適格性による拒絶(101条拒絶)を見かける頻度は減少してきているように感じます。

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新サービス開始のお知らせ

1.予想外の引例による予想外の拒絶!
米国出願において、予想外の引例により予想外の拒絶を受けることがありませんか? 例えば、米国審査官は、本発明を開示しているとは到底思えないような引例を挙げているなど。。。米国審査官は本発明の技術を理解できていないのではないかと出願人が憤る気持ちもわかります。しかし米国審査官は米国審査官なりの論理があります。

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