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USPTO公表の仮想事例

審査官は、審査ガイドライン（MPEPを含む）に沿って審査をします。審査ガイドラインは、出願人に有利な事例をいくつも記載しています。以前米国事務所に勤務していたとき、同僚弁護士から、審査ガイドラインに記載された事例を利用して反論することをよく勧められたものです。

101条拒絶も例外ではありません。101条拒絶を克服するために、（１）審査ガイドラインからクレームに類似する特許適格事例を探し出し、あるいは、その事例に似るようにクレームを補正し、（２）クレームが特許適格事例に類似している事実を説明し、（３）その事実を理由に拒絶の撤回を求める、という応答手法をとることが有効でしょう。あるいは、出願当初から101条拒絶を回避できそうなクレームをドラフトしておくことが審査段階での応答コスト（人的・金銭的）の低減に有効です。

USPTOは、2019年の改訂ガイドライン（2019 PEG）以来、仮想事例37～46を公表しています。2019 PEG でステップ2AがProng 1 とProng 2に細分化されました。仮想事例37～46はこの細分化を反映していますので、まずはこれらを研究するとよいでしょう。

以下に、仮想事例37～46の各クレームが審査手順のどのステップで特許適格と判断されているのかをまとめてみました。

前回の記事で、現行（最新）の判断基準の研究・理解は全ての技術分野で有益と述べました。まずは特許適格性がどのように判断されるのかを見てみたいと思います。下のフローチャートは特許適格性の判断手順を示しています（MPEP 2106から転載）。米国特許を扱っている実務者であれば、誰もが一度はご覧になっているでしょう。

特許適格性の判断手順は、ステップ１、ステップ２Ａおよびステップ２Ｂを含みます。フローチャートには反映されていませんが、ステップ２Ａは、2019年1月公表の改訂ガイドライン（2019 PEG）により、さらにProng 1およびProng 2に細分化されています。

１０１条拒絶の件数動向

2014年のアリス判決直後、特許適格性の判断基準が漠然としていたため、どのようなクレーム表現が拒絶を受けるのか、どのように補正または反論すれば拒絶が解消するのか、いまひとつ把握できない期間が続きました。この時期、ある米国特許弁護士は、米国特許商標庁（USPTO）の審査官でさえ完全に把握していないだろうと述べていました。

USPTOは、2014年に特許適格性の暫定的な審査ガイドラインを公表し、その後、ほぼ毎年のように審査ガイドラインを改訂してきました。これらの改訂により、特許適格性の判断基準が次第に明確化され、審査結果の予測性が次第に向上してきました。特許適格性の判断基準の明確化が理由かどうかは不明ですが、特許適格性による拒絶（101条拒絶）を見かける頻度は減少してきているように感じます。